Конкурент использовал товарный знак компании Как доказать нарушение

Чтобы использовать чужие товарные знаки и не платить за них, конкуренты идут на уловки. Например, берут узнаваемую часть товарного знака и меняют элементы: цвет, шрифт, часть изображения. В ответ на претензии правообладателей ссылаются, что спорное обозначение на чужой товарный знак не похоже. Какие доводы помогут запретить использовать товарный знак компании и привлечь нарушителя к ответственности.

 

На этой странице Вы найдете самую важную и полезную для Вас информацию:

 

1. Пошаговую инструкцию к действиям

2. Ссылки на законы и судебную практику

3. Примеры из реальной практики

 

Сбор доказательств

Для защиты нарушенных прав на товарный знак правообладатель может обратиться в суд либо в Федеральную антимонопольную службу.

 

Чтобы подтвердить свою позицию, нужно начать сбор доказательств еще до момента предъявления требования к третьему лицу о прекращении нарушения исключительных прав. Получив такое требование, нарушитель поспешит избавиться от компрометирующей информации. Закон не определяет перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (п. 55 постановления Пленума ВС от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», далее — Постановление № 10). Поэтому суд вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием сети Интернет (ст. 55, 60 ГПК; ст. 64, 68 АПК).

 

Доказательства могут включать: образцы контрафактных товаров, полученные при контрольной закупке, с приложением видеозаписи; товарные чеки, подтверждающие контрольную закупку; свидетельские показания очевидцев; рекламные материалы; таможенные декларации; фотографии точек сбыта, вывесок; скриншоты страниц интернет-сайта, групп в соцсетях, страниц на маркетплейсах и т. п.

 

Отдельно остановимся на двух доказательствах: скриншотах интернет-страниц и видеосъемке контрольной закупки контрафактного товара. Получать разрешение на видеозапись контрольной закупки не нужно Скриншоты.

 

На скриншоте должен быть отображен адрес интернет-страницы, а также указано точное время получения скриншота. Важно, чтобы такой документ был заверен участником спора. Целесообразно представлять в качестве доказательства протокол осмотра интернет-страницы нотариусом. Это позволит пресечь попытки нарушителя сослаться на то, что скриншоты были отредактированы. Между тем суды принимают скриншоты и без нотариального заверения. 2 п. 55 Постановления № 10

 

Пример из практики.

 

Суд не принял довод ответчика о том, что скриншоты без нотариального заверения являются недопустимым доказательством. Суд сослался на то, что обязательная форма нотариального заверения скриншота интернет-страницы в целях придания ему доказательственной силы законодательно не закреплена (постановление 4ААС от 21.10.2020 по делу № А58-11/2020).

 

Скриншоты помогают в тех случаях, когда к моменту рассмотрения дела нарушающая права истца информация удалена либо отключен интернет-ресурс, на котором такая информация размещалась. Если этого не произошло, суд вправе произвести осмотр информации, размещенной на определенном интернет-ресурсе, в режиме реального времени.

 

Чтобы получить информацию о нарушении прав на товарный знак, правообладатель также может воспользоваться данными интернет-архивов (Wayback Machine и archive.org), с помощью которых можно установить период нарушения.  постановления СИП от 15.05.2020 по делу № А40-51534/2019, от 17.11.2021 по делу № А11- 10288/2019; решение СИП от 25.03.2020 по делу № СИП-813/2019

 

Аудио- и видеозапись контрольной закупки. Чтобы суд признал аудио- или видеозапись допустимым доказательством, не нужно получать согласие того лица, в отношении которого она производится. Информация о распространении контрафактной продукции не является информацией о частной жизни гражданина и не составляет личную или семейную тайну. 5 п. 55 Постановления № 10

 

Чтобы видеозапись признали объективным доказательством, необходимо зафиксировать весь процесс приобретения товара, расчета и выдачи чека.

 

Процесс съемки следует начинать с момента входа покупателя в торговую точку: на видеозаписи должна быть видна вывеска, стенд или иное публичное указание наименования продавца. 6 постановление СИП от 19.05.2022 по делу № А78-8724/2021 Видеозапись в совокупности с другими доказательствами должна подтверждать: принадлежность торговой точки нарушителю прав на товарный знак; выдачу товара продавцом; факт предложения к продаже спорного товара.  постановление 11ААС от 27.07.2022 по делу № А65-1495/2022 8 постановление 13ААС от 02.07.2021 по делу № А56-62973/2020

 

При этом последовательность видеоряда не должна быть нарушена. Видеозапись процесса закупки контрафактного товара может представляться вместе с иными доказательствами — например, товарным и/или кассовым чеком. Как правило, товарный чек содержит информацию о продавце и приобретаемом товаре, в том числе о его цене. Если нарушитель отказался выдать чек или в чеке нет полной информации о продавце и/или товаре, то суд, скорее всего, откажет истцу в удовлетворении требований, сославшись на недоказанность факта покупки спорного товара именно у ответчика. Но если вместе с чеком представлена видеозапись процесса покупки, подтверждающая, что спорный товар продал именно нарушитель, то суд не станет принимать во внимание недочеты чека или его отсутствие.

 

Примеры из практики. Суд первой инстанции отказал правообладателю в защите прав. Суд сослался на то, что факт реализации ответчиком спорного товара не доказан, поскольку терминальный чек не содержит сведений о продавце, а видеозапись не устранила возникшие сомнения. Апелляция отменила решение, указав следующее. При приобретении контрафактного товара по безналичному расчету продавец не выдал покупателю ни чек ККМ, ни товарный чек. В распоряжении покупателя остался лишь терминальный чек. При этом при реализации иного товара за наличный расчет покупателю за три минуты до реализации контрафактного товара выдан кассовый чек на сумму 8 руб.

 

Таким образом, из видеозаписи процесса покупки спорного товара следует, что покупатель приобрел иной товар, оплатив его наличными для получения кассового чека с реквизитами продавца, а в последующем тот же покупатель приобрел спорный товар, но в терминальном чеке отсутствовали необходимые реквизиты. постановление 13ААС от 02.07.2021 по делу № А56-62973/2020 Суд удовлетворил требования истца, указав следующее. Если у покупателя отсутствуют документы, которые подтверждают заключение договора розничной купли-продажи, это не лишает его возможности использовать свидетельские показания или иные доказательства в обоснование данного факта.

 

В данном случае иным доказательством выступила видеозапись, отражающая процесс покупки контрафактного товара у конкретного продавца-нарушителя.  постановление 20ААС от 13.12.2021 по делу № А23-9566/2020 Нередко продажа контрафактного товара происходит вне торговой точки либо товар приходит в службу доставки в закрытой коробке, а чек при его получении не выдается. В этом случае у суда могут возникнуть сомнения в том, что конкретный экземпляр товара был отправлен именно ответчиком.

 

Особенно если тот будет утверждать, что передал в службу доставки совсем другой товар, а истец его просто подменил. В этом случае можно прибегнуть к помощи нотариуса, который будет присутствовать при получении спорного товара из службы доставки, зафиксирует процесс его получения, вскрытия коробки и ее содержимое. Тем самым будет подтверждено, что по соответствующей квитанции или QR-коду в конкретном офисе службы доставки была получена коробка с соответствующим содержимым, а значит, истец представил суду товар, полученный им от ответчика.

 

Направление претензии

Соблюдение претензионного порядка обязательно, если правообладатель и нарушитель являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде. При этом правообладатель предъявил иск о возмещении убытков или выплате компенсации.

 

Соблюдать досудебный порядок урегулирования спора не требуется, если истцом и/или ответчиком является физическое лицо и спор неподведомственен арбитражному суду, а также в случае предъявления требований: о признании права; о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; об изъятии и уничтожении материального носителя; о публикации решения суда. 11 п. 5.1 ст. 1252 ГК

 

В досудебной претензии необходимо отразить следующее.

 

Фактические обстоятельства нарушения.

 

Если нарушение заключается в продаже контрафактных товаров под товарным знаком правообладателя, нужно описать, когда, в каком месте и при каких обстоятельствах нарушение было установлено. Если товарный знак незаконно размещен на сайте нарушителя — на каком сайте и когда было зафиксировано нарушение прав.

 

Само требование в том виде, в котором оно будет предъявлено в суд, — либо о возмещении убытков, либо о взыскании компенсации.

 

Если правообладатель предъявляет требование о возмещении убытков, к претензии нужно приложить их расчет и документальное подтверждение. Закон не предусматривает обязанность прикладывать к претензии документы и иные доказательства в обоснование требований. Тем не менее в целях возможного досудебного урегулирования спора целесообразно приложить копии доказательств.

 

Претензию необходимо направить нарушителю почтой либо предъявить уполномоченному лицу, которое должно поставить отметку о получении на втором экземпляре претензии. По истечении 30 дней с момента направления претензии правообладатель вправе обратиться в суд с иском, независимо от того, получил ли нарушитель претензию и представил ли ответ на нее. ч. 5 ст. 4 АПК

 

Заявление исковых требований

Истец не ограничен в количестве предъявляемых требований. Как правило, правообладатель заявляет сразу несколько требований: например, нематериальное требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, и материальное — о взыскании компенсации. Однако правообладатель не вправе заявить сразу два материальных требования: о возмещении убытков и о взыскании компенсации. Соответственно, в каждом конкретном случае правообладатель должен определить, какой из этих способов защиты будет для него наиболее благоприятен. п. 4 ст. 1515 ГК; п. 59 Постановления № 10

 

Возмещение убытков.

 

Предъявляя требование о возмещении убытков, правообладатель должен руководствоваться общими положениями об убытках, установленными ст. 15 ГК. Необходимо доказать: противоправность поведения нарушителя; его вину; факт и размер причиненного ущерба; причинно-следственную связь между противоправным поведением нарушителя и причиненным правообладателю ущербом. Формой выражения убытков в большинстве случаев является упущенная выгода. Лицо, нарушившее права истца, получает доход от использования товарного знака в своей предпринимательской деятельности, а также экономит на выплатах правообладателю, которые возникли бы при получении разрешения на использование товарного знака. Реальный ущерб на стороне правообладателя также возможен: например, расходы, связанные с восстановлением репутационных потерь и нарушенного права.

 

Недостатком такого способа защиты является отсутствие законодательно закрепленной методики расчета убытков, что затрудняет процесс их доказывания и увеличивает вероятность снижения их размера. Взыскание компенсации. Данный способ защиты исключительных прав правообладателя на товарный знак выглядит более эффективным. Правообладатель не должен доказывать факт и размер убытков — соответственно, взыскание компенсации возможно и при их отсутствии. Кроме того, гражданское законодательство предусматривает методики расчета компенсации. ст. 1515 ГК Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

 

Суд не вправе по своей инициативе изменять способ расчета суммы компенсации, но может уменьшить ее, если требование о взыскании компенсации не определено в соответствии с конкретной формулой. Учитывая диапазон размера компенсации от 10 тыс. до 5 млн руб., такой риск довольно велик.

 

Вместе с тем наличие конкретной методики расчета упрощает рассмотрение подобного спора. 15 п. 59 Постановления № 10 Помимо возмещения убытков и взыскания компенсации, правообладатель вправе требовать: признания права; пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; изъятия и уничтожения материального носителя, признанного контрафактным, а также средств, главным образом используемых или предназначенных для нарушения исключительных прав, если закон не предусматривает их обращения в доход государства; публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя; признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в случае его тождественности товарному знаку правообладателя или сходства с этим товарным знаком до степени смешения, в результате чего могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты.

 

Требование о запрете использования товарного знака.

 

Абстрактные требования об общем запрете использования спорного товарного знака предъявлять в суд нецелесообразно. Суд не станет удовлетворять требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если ответчик его уже продал16. 16 абз. 3 п. 57 Постановления № 10 Требования об общем запрете конкретному лицу в будущем использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в интернете) также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом. абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК

 

Таким образом, правообладатель не может просить суд всецело и навсегда ограничить ответчику возможность использования своего товарного знака. Удовлетворение подобного абстрактного требования приведет к тому, что ответчик не сможет использовать товарный знак в будущем ни при каких условиях, даже в случае заключения с правообладателем соглашения об использовании товарного знака или его покупки либо в случае исчерпания его правовой охраны. определение ВС от 29.07.2022 по делу № А65-20389/2020

 

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Если ответчик уже продал всю партию контрафактного товара и отсутствуют доказательства продолжения его деятельности по продаже контрафакта, то требование истца о запрете ответчику использовать товарный знак, нанесенный на такую продукцию, не будет удовлетворено, поскольку ответчик его больше не использует. Однако ответчик может ввести суд и правообладателя в заблуждение и не прекращать продавать контрафактный товар. Чтобы пресечь такое поведение, правообладателю целесообразно еще на стадии сбора доказательств получить сведения о длящемся характере нарушения его прав.

 

Для этого правообладатель может провести не одну закупку контрафакта с видеофиксацией, а несколько в течение определенного периода времени. Важно не скупать весь контрафакт разово, поскольку суд может посчитать такую продажу единичным фактом нарушения. Доказательство длящегося характера нарушения права повысит шансы на удовлетворение требования о запрете ответчику использовать товарный знак правообладателя.

 

Пример из практики.

 

Суд отклонил доводы ответчика о том, что судебные акты в части запрета использования на интернет-сайтах товарного знака истца свидетельствуют об удовлетворении абстрактных требований и являются неисполнимыми. Суд указал, что ответчик в ходе рассмотрения дела в судах первой и апелляционной инстанций не представил доказательства удаления интернет- страниц, указанных истцом в протоколах осмотра19. В этом деле истец также заявлял требование о запрете использования товарного знака в контекстной рекламе, но суд отклонил это требование как абстрактное, поскольку истец не доказал использование ответчиком товарного знака таким способом. 19 постановление СИП от 27.11.2020 по делу № А76-16021/2018 Таким образом, законным будет являться требование правообладателя, в котором он просит пресечь действия ответчика, создающие угрозу продолжения нарушения. В свою очередь, требование об общем запрете конкретному лицу в будущем использовать результат интеллектуальной деятельности не может быть удовлетворено, поскольку закон устанавливает непосредственный запрет такого использования.

Конкурент изменил отдельные элементы товарного знака

Чтобы бесплатно использовать чужой товарный знак, конкуренты добавляют к нему свое фирменное наименование, название товара и меняют другие элементы этикетки. На претензии правообладателя заявляют, что этикетка не сходна до степени смешения с его товарным знаком, поскольку они используют разные словосочетания, стиль, цвет написания, по-другому упаковывают товар.

Как защитить товарный знак компании

Советуем использовать такой довод: то, как нарушитель оформил контрафактный товар, не меняет общего впечатления от спорного обозначения. Другой цвет, дополнительные словесные и изобразительные элементы на этикетке не влияют на схожесть обозначений, если они одинаковы по смыслу, звучанию и написанию. Например, правообладатель товарного знака «Богородские» требовал взыскать компенсацию в размере 1,1 млн руб. с предпринимателя, который использовал на этикетке своего товара обозначение «Богородская». Предприниматель считал, что его этикетка не похожа на чужой товарный знак, поскольку отличается по цвету, шрифту и изобразительным элементам. Кроме того, на этикетке он использовал дополнительные словесные элементы. Суд сопоставил товарный знак и спорное обозначение и счел их сходными до степени смешения. Такой вывод сделал на основе общего впечатления, а не по восприятию отдельных элементов.

 

Кроме того, стоит обратить внимание суда на то, что конкурент производит под спорным обозначением такие же товары, что и ваша компания, но товарный знак вашей компании более известный. Дополнительно советуем приложить к иску мнение обычных потребителей, которое можно оформить в виде опросов. К примеру, компания — правообладатель товарного знака «Пивчики» узнала, что конкурент зарегистрировал товарный знак «Бирчики», и подала на него возражение в Роспатент. Однако ведомство возражения компании отклонило. Оспорить решение удалось в том числе с помощью социологического опроса. Суд не только сравнил два товарных знака, но также проанализировал степень однородности товаров и то, насколько известен товарный знак «Пивчики» в отличие от обозначения, которое использовал конкурент.

 

Нарушители ссылаются, что вправе использовать на упаковках и в рекламе своих товаров те обозначения продукции, которые есть в ГОСТах и ТУ. Считают: раз товар произвели по нормативам, то и продавать его можно под названием, которое указано в нормативно-технической документации.

 

Советуем использовать такой довод: перед тем как принять решение о выпуске товара, название которого содержится в нормативных документах, конкурент должен был проверить, охраняется ли это название как товарный знак. В законодательстве о стандартизации нет оговорок, которые разрешают использовать название товара из ГОСТа или ТУ, если оно тождественно или сходно до степени смешения с чужим товарным знаком.

 

Например, компания оспаривала предписание ФАС, в котором ведомство запретило ей продавать минеральную воду под названием «Ессентуки № 17». Компания ссылалась, что обязана указывать на своей продукции это название, поскольку произвела воду по ГОСТ Р 51074–2003. Однако суд ее доводы отклонил. Указал: тот факт, что производители пищевой продукции должны соблюдать требования ГОСТов в части названия товара, не дает им права использовать чужие средства индивидуализации при маркировке товара. Обозначение «Ессентуки № 17» — зарегистрированное наименование места происхождения товара, которое принадлежит другой компании. Использовать его без соглашения с правообладателем компания не вправе.

 

В другом деле суд обязал компанию убрать с упаковки обозначение «Ессентуки», несмотря на то, что та использовала его лишь в словосочетании «произведено в Ессентуках», а сам товар назывался «Аллея источников № 17». Суд счел, что компания была не вправе использовать наименование места происхождения товара, хоть его производство находится в городе Ессентуки и соответствует ГОСТу, по которому производят минеральную воду «Ессентуки № 17». Использовать это обозначение на упаковке минеральной воды можно, только если ее добыли из конкретных скважин Ессентукского месторождения.

Заявляет, что у товара общеупотребительное название и оно не может быть товарным знаком

Конкуренты иногда используют чужой экономически выгодный товарный знак без согласия правообладателя, поскольку считают его неохраноспособным. В ответ на претензии правообладателя заявляют, что название товара «стало общеупотребимым» и поэтому он не вправе кому-либо запрещать такое название использовать. Пример названия, которое ошибочно считают вошедшим в общее употребление,- товарный знак «Кремлевский». Товары с таким названием выпускают разные производители, но большинство из них заключили лицензионный договор с правообладателем ФГУП «Торговый дом „Кремлевский“».

 

Советуем обратить внимание на два обстоятельства. Первое: чтобы прекратить правовую охрану товарного знака и свободно использовать его на своих товарах, нарушитель должен был обратиться в Роспатент. Второе: чтобы признать товарный знак обозначением, которое вошло во всеобщее употребление, недостаточно доказать, что товар со спорным наименованием делают несколько производителей. Заявитель должен доказать ведомству, что товарный знак для потребителей и производителей перестал ассоциироваться с товаром вашей компании и стал обозначать вид товара.

 

Например, правообладатель товарного знака «Школьные» требовал взыскать компенсацию с компании, которая производила аналогичный товар под тем же обозначением. Нарушитель возражал, что на момент регистрации товарного знака однородные товары с таким названием уже длительное время находились в обороте, поэтому спорное обозначение приобрело различительную способность вне связи с деятельностью истца. Считал, что регистрация такого обозначения в качестве товарного знака — злоупотребление правом. Однако суд с доводами нарушителя не согласился, поскольку досрочно прекратить охрану товарного знака может только Роспатент.